Le secret de la protection transfrontalière des secrets d'affaires : comment collaborer pour faire respecter vos secrets d'affaires à l'échelle transfrontalière

Même lorsque des tensions géopolitiques entre la Chine et les États-Unis apparaissent ou semblent plus visibles, la recherche, le développement, la fabrication et la distribution des entreprises américaines et chinoises se chevauchent souvent ou s'effectuent en partenariat, tout comme en concurrence. Maîtriser la protection des secrets d'affaires, en particulier dans les situations transfrontalières entre les États-Unis et la Chine, peut être la clé pour obtenir un succès significatif ou subir un échec quasi catastrophique dans le commerce international. Cet article présente une introduction aux lois respectives sur les secrets d'affaires des États-Unis et de la Chine, ainsi qu'aux lieux et modalités de traitement et de résolution des litiges relatifs aux secrets d'affaires impliquant des parties américaines et chinoises.

1. La compétence juridictionnelle des États-Unis et de la Chine sur les litiges transfrontaliers en matière de secrets d'affaires

1. Décisions des tribunaux américains

Les tribunaux américains ont autorisé le traitement aux États-Unis de demandes commerciales formulées par des demandeurs américains contre des parties chinoises lorsque les actes du défendeur se sont produits, au moins en partie, aux États-Unis et que le demandeur y a subi un préjudice.

Dans l'affaire Austar International Limited v Austarpharma, LLC, 425 F.Supp.3d 336 (D.N.J. 2019), par exemple, le demandeur (Austar International) soutenait que le défendeur avait volé ses secrets d'affaires relatifs au « développement de techniques de solubilisation pour les médicaments peu solubles » ainsi qu'à la « technologie de libération contrôlée par pompe osmotique, la technologie de nano-solubilisation et la technologie de formulation liposomale » (ibid. aux p. 343 et 362). Le tribunal a expliqué qu'il était compétent au motif que le comportement du défendeur non-résident a fait subir au demandeur « le gros du préjudice causé par cet acte délictuel » au New Jersey, étant donné que les « produits technologiques » en question « ont fait l'objet de recherches et de développements au New Jersey ». Les employés concernés du défendeur, y compris le CEO de l'entreprise défenderesse, étaient accusés d'avoir « vidé de sa substance » l'entreprise demanderesse qui était immatriculée et avait son siège au New Jersey. En outre, le défendeur a effectué les recherches et le développement de ses produits, et a porté préjudice au demandeur, au New Jersey (ibid. aux p. 361, n. 2, et 362). Le tribunal a en outre estimé qu'un litige connexe en Chine ne faisait pas double emploi avec la procédure au New Jersey, car l'action chinoise « ne protégerait pas le droit d'Austar International d'obtenir réparation pour les violations de la DTSA ». Les voies de droit recherchées dans les deux procédures n'étaient pas identiques : le défendeur résidait au New Jersey, et le tribunal du New Jersey était mieux placé pour appliquer le droit du New Jersey et le droit américain (ibid. aux p. 363-65) (il « est d'intérêt public de garantir qu'un titulaire américain de propriété intellectuelle dispose d'un forum pour obtenir réparation de l'usage abusif présumé de cette propriété intellectuelle par un autre citoyen américain résidant ici et par une société étrangère » et « la raison d'être et le but mêmes de la DTSA sont, bien entendu, la protection des secrets d'affaires contre les empiétements étrangers »).

En revanche, dans l'affaire Phillips Medical Systems (Cleveland) Inc., 2021 WL 3187709 (N.D.Ill. 2021), un tribunal fédéral de l'Illinois a examiné les arguments selon lesquels des défendeurs chinois, lorsqu'ils travaillaient pour le demandeur aux États-Unis sur la « conception de produits de tubes à rayons X », avaient téléchargé des secrets d'affaires qu'ils ont ensuite utilisés pour développer un produit concurrent de tube à rayons X en Chine (ibid. aux p. *3-*4). Le tribunal a rejeté l'argument selon lequel la « comparution contrainte des témoins » n'était pas possible pour les témoins situés en Chine, au motif que ces témoins étaient employés par le défendeur, lequel était partie au procès aux États-Unis (ibid. à la p. *6). De plus, les témoins en Chine pouvaient être contraints de comparaître pour des dépositions conformément à la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (Convention de La Haye sur la preuve). En outre, la recherche de preuves électroniques (e-discovery) rendait la production transfrontalière de documents relativement simple, et il n'y avait « aucune indication que les demandeurs chercheraient à inspecter les locaux des défendeurs » en Chine (ibid. aux p. *8-*9).

Ainsi, même lorsque des documents et des témoins se trouvent en Chine, l'obtention de preuves moderne et électronique ainsi que les procédures connexes, notamment le Traité de la Convention de La Haye, ont éliminé ou suffisamment réduit les difficultés géographiques pour permettre aux poursuites de suivre leur cours devant les tribunaux américains. En d'autres termes, bien que les États-Unis et la Chine — ainsi que leurs témoins et documents respectifs dans un litige opposant des parties des deux pays — soient séparés par des continents et des océans, les tribunaux américains maintiendront leur compétence et autoriseront le déroulement de telles actions en vertu du droit américain des secrets d'affaires, car ce droit ne sera très probablement pas appliqué en Chine ou du moins pas d'une manière suffisante pour protéger les acteurs américains.

2. Décisions des tribunaux chinois

Les tribunaux chinois ont autorisé des demandeurs à intenter des actions en justice en Chine contre des défendeurs qui n'y disposent d'aucun domicile, dès lors que les demandeurs apportent la preuve que les actes des défendeurs se sont produits en Chine.

Dans l'affaire Xiamen hotel group company v. American Employee, le demandeur soutenait que son employé américain avait volé ses secrets d'affaires en les téléchargeant sur son disque de stockage personnel avant son départ. Le tribunal de première instance a estimé que le défendeur « n'avait pas utilisé les équipements de bureau situés en Chine et que l'infraction avait été commise aux États-Unis », de sorte que le défendeur n'était pas soumis à la compétence du tribunal chinois. La juridiction de seconde instance a toutefois considéré que « le demandeur et ses employés avaient signé des accords de confidentialité écrits interdisant aux employés de télécharger les informations de l'entreprise sur des disques personnels ou d'autres dispositifs de stockage », et que le demandeur « avait clairement informé par écrit les techniciens lors de leur embauche que l'emplacement du serveur de messagerie de l'entreprise et le lieu de stockage des secrets d'affaires se trouvaient tous deux à Xiamen ». Par conséquent, le tribunal a conclu que « bien que le défendeur ne se soit pas trouvé en Chine, il s'est introduit intentionnellement et illégalement dans le serveur situé en Chine, de sorte qu'il était soumis à la compétence des tribunaux chinois ».

En revanche, dans l'affaire Jiaxing Zhonghua Chemical Co. Ltd. v. Rhodia Operations S.A.S, le demandeur alléguait que le défendeur avait obtenu et divulgué illégalement son rapport d'impact environnemental contenant des secrets techniques. Le tribunal a estimé que même si le demandeur affirmait que le rapport était stocké et avait été obtenu illégalement dans la ville de Jiaxing, il « n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour démontrer que l'infraction s'était produite dans la ville de Jiaxing, de sorte que le tribunal n'était pas compétent pour juger cette affaire ».

In addition, when determining the jurisdiction of a Chinese courts, the principles of inconvenient lawsuit and of parallel lawsuit may also apply, and a Chinese court may reject plaintiff’s lawsuit and direct the plaintiff to sue in a more ‘convenient foreign court’ if the following conditions are met: (1) a defendant requests that case would be more convenient for jurisdiction of foreign court, or raises jurisdictional objection; (2) there is no agreement between parties to litigate in the Chinese court; (3) a case is not under the exclusive jurisdiction of a Chinese court; (4) a case does not involve the interests of the Chinese state, citizens, legal persons or other organizations; (5) the main facts do not occur within the territory of China, meaning that Chinese law is not applicable, or if a Chinese court has great difficulties in determining the facts and applying the law; (6) foreign courts have jurisdiction over a case where it is more convenient to litigate. Additionally, where both Chinese court and foreign court have jurisdiction, if one party brings a suit in a foreign court and the other party brings a suit in Chinese court, the Chinese court may accept it. If the foreign court applies or the party concerned requests a Chinese court to recognize and implement judgment, it shall not be permitted, unless otherwise provided in the international treaties concluded or acceded to by both parties. If a judgment of a foreign court has been recognized by a Chinese court, and a party brings a suit with the Chinese Court over the same dispute, the Chinese court shall not accept it. 

2. UTILISATION DE L'OBTENTION DE PREUVES (DISCOVERY) D'UNE JURIDICTION DEVANT LES TRIBUNAUX DE L'AUTRE PAYS

1. Utiliser la discovery américaine devant les tribunaux chinois

Nokia Technologies Oy, 2022 WL 788702, *1 (S.D.Ca. 2022) (Nokia) (citant 28 USC.A. § 1782(a)) énonce :

Conformément au titre 28, article 1782 du Code des États-Unis, « [l]e tribunal de district du district dans lequel une personne réside ou se trouve peut lui ordonner de donner son témoignage ou sa déclaration, ou de produire un document ou un autre élément destiné à être utilisé dans une procédure devant un tribunal étranger ou international. »

En effet, la « partie sollicitant l'obtention de preuves n'est pas tenue d'établir que les informations qu'elle recherche seraient accessibles au titre du droit de la juridiction étrangère ou que les États-Unis autoriseraient l'obtention de preuves en cause dans le cadre d'une procédure nationale analogue » (ibid.). Bien que Nokia fût un litige en matière de brevets, l'obtention de preuves (« discovery ») peut également être obtenue, en vertu de l'article 28 U.S.C.A. § 1782, pour des litiges relatifs aux secrets d'affaires. À ce sujet, voir : Kulzer v Esschem, Inc., 300 Fed Appx. 88 (3^e Cir. 2010) ; In Re Illumina Cambridge Ltd., 2019 WL 5811467 (N.D.Ca. 2019).

Nokiaa en outre précisé qu'un tribunal de district peut autoriser la communication de preuves en vertu de l'article 1782(a) lorsque « (1) la personne auprès de laquelle les preuves sont sollicitées “réside ou se trouve” dans le district du tribunal auprès duquel la demande est déposée ; (2) la preuve est sollicitée “aux fins d'utilisation dans une procédure devant un tribunal étranger ou international” ; et (3) la demande est faite par un tribunal étranger ou international ou par “toute personne intéressée” » (Nokia, à la p. *1). Même si les conditions légales sont remplies, un tribunal de district peut exercer son pouvoir d'appréciation pour rejeter la demande d'obtention de preuves, sur la base des facteurs suivants : (1) le point de savoir si « la personne auprès de laquelle la preuve est sollicitée est une partie à la procédure étrangère » ; (2) la « nature du tribunal étranger, le caractère des procédures en cours à l'étranger et la réceptivité du gouvernement étranger ou du tribunal » à l'entraide judiciaire des tribunaux fédéraux américains ; (3) le point de savoir si la demande au titre du § 1782(a) dissimule une tentative de contourner les restrictions étrangères en matière de collecte de preuves ou d'autres politiques ; » et (4) si la demande est « excessivement intrusive ou lourde » (ibid.). 

L'article 1782 définit de manière large l'« utilisation », dans le cadre d'un litige hors des États-Unis, comme « quelque chose qui sera employé avec un certain avantage ou sera d'une certaine utilité dans une procédure [étrangère] ». In re Evenstar Master Fund SPC for and on behalf of Evenstar Master Sub-Fund I Segregated Portfolio, 2021 WL 3829991, *8 (S.D.N.Y. 2021). « L'“utilisation” prévue de ces preuves n'a pas besoin d'être imminente, mais doit plutôt être “raisonnablement envisagée au moment” de la § 1782 requête » et « tendre […] à prouver une ou plusieurs prétentions sous-jacentes devant le tribunal étranger. […] Puisque la loi n'« autorise pas d'incursions spéculatives » dans le droit étranger, la condition d'« utilisation » ne requiert pas non plus que les éléments demandés soient pertinents ou communicables dans la procédure étrangère (ibid. [citations omises]). L'« “admissibilité finale des preuves est déterminée par le tribunal étranger” et la loi n'enjoint pas aux tribunaux de district de “se livrer à une analyse comparative pour déterminer si des procédures analogues existent ici” » (ibid. [citation omise]). Par conséquent, les tribunaux américains apprécient la pertinence de l'obtention de preuves demandée de manière « permissive » (ibid.). 

Les critères obligatoires sont simples. L'obtention de preuves auprès d'une partie (ou d'un tiers) aux États-Unis peut être accordée par un tribunal fédéral situé dans le district où cette partie ou ce tiers se trouve, même si elle n'est demandée qu'aux fins d'utilisation dans le cadre d'un procès dans un autre pays, y compris devant les tribunaux chinois « qui sont qualifiés » au titre de la loi américaine « de tribunaux étrangers » (ibid. à la p. *2).

Les facteurs d'appréciation sont tout aussi intéressants. Par exemple, il a été déterminé, sur la base de la déclaration sous serment d'un avocat chinois, que le tiers auprès duquel l'obtention de preuves était demandée dans l'affaire Nokia n'était pas soumis à une telle mesure en Chine (ibid. à la p. *2). De plus, aucune preuve n'a été présentée indiquant que les autorités chinoises n'autoriseraient pas l'utilisation dans la procédure chinoise des preuves obtenues aux États-Unis ou que la partie demandant les preuves aux États-Unis tentait de « contourner les restrictions en matière de collecte de preuves [de la Chine] ou d'autres politiques » (ibid. aux p. *2-*3). Enfin, bien que les « demandes excessivement intrusives ou lourdes puissent être rejetées ou réduites », une réduction potentielle ou effective n'interdit pas nécessairement toute obtention de preuves ; elle peut simplement exiger que les demandes de preuves soient réduites ou modifiées, comme cela se produit souvent dans le cadre de litiges aux États-Unis (ibid. p. *3).

Une fois ces conditions légales remplies, le tribunal de district peut accorder l'« obtention de preuves en vertu de § 1782 à sa discrétion … “à la lumière du double objectif de la loi : fournir des moyens efficaces d'assistance aux participants à des litiges internationaux devant nos tribunaux fédéraux et encourager les pays étrangers, par l'exemple, à fournir des moyens d'assistance similaires à nos tribunaux” ». Ce pouvoir d'appréciation s'appuie sur

(1) le point de savoir si “la personne auprès de laquelle les preuves sont sollicitées est une partie à la procédure étrangère ;” (2) “la nature du tribunal étranger, le caractère des procédures en cours à l'étranger et la réceptivité du gouvernement étranger, du tribunal ou de l'organisme à l'étranger à l'entraide judiciaire des tribunaux fédéraux américains ;” (3) “si la § 1782(a) demande dissimule une tentative de contourner les restrictions étrangères en matière de collecte de preuves ou d'autres politiques d'un pays étranger ou des États-Unis ;” et (4) si la demande est “excessivement intrusive ou lourde. (In re Evenstar Master Fund SPC for and on behalf of Evenstar Master Sub-Fund I Segregated Portfolio, 2021 WL 3829991, *6 (S.D.N.Y. 2021)).

Cela étant dit, même des documents situés dans une juridiction étrangère (y compris spécifiquement en Chine) peuvent faire l'objet d'une obtention de preuves en vertu de § 1782 (ibid. à la p. *12). Des dépositions de représentants de personnes morales peuvent également être obtenues, même si la préparation de leur témoignage nécessite de consulter des témoins situés en Chine (ibid. à la p. *15).

Enfin, le 13 juin 2022, dans l'affaire ZF Automotive U.S v. Luxshare, Ltd., 142 S.Ct. 2078 (2022), la Cour suprême des États-Unis a rendu une décision sur la question de savoir si l'article 1782 pouvait être utilisé pour obtenir des preuves dans le cadre d'arbitrages internationaux. La Cour a examiné si la formule « tribunal étranger ou international » figurant au § 1782 inclut les organes décisionnels privés ou uniquement les organes gouvernementaux ou intergouvernementaux. En analysant le texte de la loi, la Cour a observé que le mot « tribunal » apparaît au sein de l'expression « tribunal étranger ou international ». La Cour a noté que « rattaché à ces qualificatifs, le terme “tribunal” s'entend au mieux comme un organe décisionnel exerçant une autorité gouvernementale » (ibid.). La Cour a ajouté que cette interprétation est étayée par d'autres raisons, notamment le fait que : (1) l'objectif fondamental sous-jacent § L'article 1782 relève de la courtoisie internationale, de sorte que solliciter les tribunaux américains pour assister des organismes privés ne servirait pas cet objectif ; (2) étendre § l'article 1782 afin d'y inclure des organismes privés serait en tension avec la loi fédérale américaine sur l'arbitrage (Federal Arbitration Act - FAA), qui autorise uniquement le tribunal arbitral à demander la communication de preuves (discovery) et ne permet pas la communication de preuves préalable à l'arbitrage ; et (3) les tribunaux arbitraux en cause n'étaient pas des organes décisionnels gouvernementaux ou intergouvernementaux, puisque leur autorité découloit uniquement d'un accord privé. En appliquant cette norme, la Cour a déterminé que l'arbitrage ne se déroulait pas devant un « tribunal » au sens de § l'article 1782 car aucun gouvernement n'était impliqué dans la création du tribunal arbitral ou dans la prescription de sa procédure. Bien que la décision de la Cour suprême des États-Unis semble restreindre l'éventail des arbitrages pour lesquels § l'article 1782 peut être utilisé, la question de savoir si et quand un tribunal arbitral peut être considéré comme « exerçant une autorité gouvernementale » reste une question ouverte, car la Cour a noté que « [r]ien dans cette [analyse] n'exclut la possibilité que des États souverains puissent investir unad hoctribunal arbitral d'une autorité officielle » (ibid). En d'autres termes, bien que cette décision modifie l'analyse visant à déterminer si § la communication de preuves au titre de l'article 1782 peut être utilisée dans le cadre d'arbitrages, elle pourrait ne pas modifier le résultat, dans la mesure où les gouvernements étrangers font souvent partie intégrante des entreprises de ces pays. Dès lors, le soutien gouvernemental à un acteur étranger ou le lien avec celui-ci peut « imprégner unead hocinstance d'arbitrage d'une autorité officielle ». Élément important, cette décision ne s'applique qu'aux arbitrages ; elle n'affecte pas l'application de § l'article 1782 aux litiges portés devant les tribunaux.

2. Utilisation de la communication de preuves chinoise devant les tribunaux américains

Il n'existe aucune procédure de communication de preuves (discovery) similaire à celle des États-Unis dans le système juridique chinois. Si une partie a l'intention d'obtenir des preuves en Chine, elle peut le faire en ayant recours aux approches suivantes :

1. Obtention de preuves par le biais de la Convention de La Haye sur l'obtention des preuves

La Chine et les États-Unis, en tant que membres de la Convention de La Haye sur l'obtention des preuves, peuvent appliquer ses règles pour procéder à la collecte de preuves en Chine. En vertu de cette convention, les tribunaux chinois ne permettent généralement l'accès qu'aux documents « directement et étroitement liés aux litiges ». Si une demande risque d'enfreindre les lois chinoises ou de mettre en danger la souveraineté nationale, la sécurité ou les intérêts publics de la Chine, le tribunal limitera la portée de la collecte de preuves ou rejettera la demande.

2. Obtention de preuves par le biais d'une agence d'enquête ou d'un cabinet d'avocats chinois

Les autorités ou personnes physiques étrangères ne sont pas autorisées à recueillir des preuves sur le territoire chinois par d'autres moyens que la Convention de La Haye sur l'obtention des preuves ou les voies diplomatiques. En pratique, toutefois, une partie sollicite parfois l'assistance d'une agence d'enquête ou d'un cabinet d'avocats chinois pour recueillir des preuves, ou organise la déposition de témoins à Hong Kong ou dans d'autres pays ou régions. Comme la loi chinoise ne permet pas aux parties non chinoises devant les tribunaux chinois de recueillir des preuves sur le territoire chinois par un moyen autre que la Convention de La Haye sur l'obtention des preuves ou les voies diplomatiques, obtenir des preuves en Chine pour faciliter l'exécution de jugements fondés sur ces preuves en Chine peut s'avérer difficile.

3. Obtention de preuves par le biais d'une ordonnance judiciaire de conservation des preuves ou d'enquête et d'obtention de preuves

Dans le système juridique chinois, si une partie souhaite obtenir des preuves auprès d'une partie adverse ou d'un tiers, elle doit généralement demander au tribunal une mesure de conservation des preuves ou une enquête et obtention de preuves avec l'aide d'un tribunal. Toutefois, la condition préalable à l'utilisation de cette approche est qu'une action en justice correspondante ait été intentée devant un tribunal chinois.

La Chine a encore renforcé la protection de ses données et les restrictions relatives à la sortie des données ; pour la fourniture transfrontalière de données d'information ou d'informations personnelles, la Chine exige l'approbation des autorités chinoises compétentes, avec ou sans le consentement de la partie concernée.

3. CONCLUSION

Le commerce sino-américain présente un vaste potentiel économique, rendant la pratique juridique proactive et l'utilisation du DTSA ainsi que § 1782 des investissements dans la communication de preuves tout aussi importants que l'investissement dans la propriété intellectuelle. Les parties poursuivies pour détournement de secrets d'affaires doivent agir rapidement pour obtenir des conseils juridiques adéquats. Une consultation juridique proactive et l'élaboration d'une stratégie concernant la communication de preuves au titre du DTSA devant les tribunaux américains sont essentielles pour réduire les risques, assurer le succès et garantir le retour sur investissement.